ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Особливості захисту від недобросовісного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг)

Соловйова В. В.
здобувач Інституту приватного права і підприємництва АПрН України,
адвокат

Томчишен С. В.
кандидат юридичних наук,
партнер юридичного товариства «Юрпайінтел»

Створення рівних умов господарювання для суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення відповідальності за її результати та забезпечення належних умов для добросовісної конкуренції обумовили формування і закріплення у вітчизняному законодавстві спеціальних правових засобів індивідуалізації виробників та їх товарів (робіт та послуг).

Такі правові засоби охоплюються поняттям правового інституту індивідуалізації учасників господарського (цивільного) обороту, їх товарів (робіт та послуг). Індивідуалізація виробників та виокремлення їх товарів (робіт та послуг) забезпечується через закріплення за виробниками виключного права на позначення своїх товарів (робіт та послуг) індивідуальним позначенням, яке вирізняє їх від подібних товарів (робіт та послуг) інших виробників. Таке індивідуальне позначення отримало назви «торговельна марка», «знак для товарів та послуг» тощо.

Відносини, що виникають у зв’язку із набуттям виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку та її подальшого використання на території України, врегульовано Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», гл. 44 ЦК України та гл. 16 ГК України. Поряд із зазначеними нормативними актами частиною національного законодавства у сфері правової охорони прав на торговельну марку є міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року і Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року та ін.

Норми зазначених нормативних актів декларують кожному учаснику господарського (цивільного) обороту виключне право на маркування товарів (робіт та послуг), що виробляються індивідуальними позначеннями, а також забезпечують належні умови для захисту цього права у разі його порушення іншими особами.

Набуття виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку забезпечує виробнику правову охорону позначуваних ним товарів (робіт та послуг) від протиправного використання цього індивідуального позначення іншими особами. Таке право виникає у особи після отримання відповідного свідоцтва, яке засвідчує набуття виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 494 ЦК України, статті 5, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Зміст виключного права на торговельну марку полягає у виключному використанні власником зареєстрованої торговельної марки, при цьому ніхто інший, крім власника, такого права не має. Зокрема, згідно із ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» зміст виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку полягає у закріпленні за її власником виключних прав, серед яких: право використовувати торговельну марку особисто; виключне право дозволяти використовувати торговельну марку іншими особами; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки іншими особами, в тому числі забороняти таке використання, та інші права, встановлені у ЦК України, ГК України, Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та інших нормативних актах. Кожне із зазначених прав є самостійним і не залежить від інших прав, які становлять зміст виключного права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Надання володільцю свідоцтва на торговельну марку прав забороняти іншим особам використовувати без його згоди належну йому торговельну марку, а також перешкоджати недобросовісному та протиправному її використанню іншими особами гарантує виробникам товарів (робіт та послуг) надійний правовий механізм захисту від недобросовісного використання торговельної марки іншими особами.

Водночас слід звернути увагу на те, що використання чужих знаків для товарів (робіт та послуг) визнається протиправним відповідно до положень законодавчих актів в інших сферах господарської діяльності. Зокрема таким законодавчим актом є Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [3].

Так, у ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачено загальний принцип, згідно з яким недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Відповідно до ст. 4 цього Закону недобросовісною конкуренцією є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого знаку для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Слід зазначити, що аналіз змісту ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» дає підстави порушити питання про можливість захисту суб’єктами господарювання від неправомірного використання не лише зареєстрованого знаку для товарів (робіт та послуг), а й будь-яких інших незареєстрованих по­значень товарів та послуг (робіт та послуг), що без їх згоди недобросовісно використовуються іншими особами. Адже за змістом наведених норм визнається недобросовісною конкуренцією і забороняється використання без дозволу уповноваженої на те особи не тільки чужого зареєстрованого знаку для товарів та послуг (торговельної марки), а і будь-яких інших позначень товарів (робіт та послуг), тобто навіть і тих, які ще не були зареєстровані як торговельна марка. При цьому недобросовісною конкуренцією визнається не тільки використання тотожних позначень товарів (робіт та послуг), а й схожих, якщо це може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання.

Утім необхідно звернути увагу і на те, що відповідно до змісту ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» критерієм визнання недобросовісною конкуренцією є використання чужих позначень товарів (робіт та послуг), якщо це може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта, який має пріоритет на їх використання. У цій нормі не вказується про те, в який спосіб господарюючий суб’єкт, позначення якого використовуються іншими особами, має використати власне позначення для того, щоб у нього виник такий пріоритет.

У зв’язку із цим постає питання, недобросовісною конкуренцією є використання будь-яких чужих позначень товарів (робіт та послуг) інших господарюючих суб’єктів чи лише тих, щодо яких встановлено пріоритет шляхом подання заявки про їх реєстрацію як торговельної марки відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», або в інший спосіб, передбачений цим Законом.

Якщо припустити, що недобросовісною конкуренцією є використання тільки чужих позначень товарів (робіт та послуг) інших господарюючих суб’єктів, які набули пріоритет шляхом подання заявки про реєстрацію торговельної марки, слід тоді погодитися із тим, що правомірним буде копіювання чужих позначень товарів (робіт та послуг) інших виробників, щодо яких ще не було встановлено пріоритету через подання заявки про реєстрацію позначення як торговельної марки. Втім навряд чи законодавець, формулюючи таким чином норму ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ставив собі за мету створити правову основу для діяльності, яку не можна назвати «добросовісною конкуренцією». Очевидно, що норми цього Закону мають забезпечувати правову охорону від будь-яких форм прояву недобросовісної конкуренції.

Можливо, нечіткий зміст ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є наслідком недосконалої законодавчої техніки. У такому разі як один зі шляхів вирішення цієї проблеми можна було б прямо передбачити у цьому Законі поняття пріоритету на використання позначень товарів (робіт та послуг) через їх безпосереднє використання особою у господарському обороті. Для цього достатньо було б ст. 4 цього Закону доповнити визначенням поняття «пріоритет» як перше використання позначення у господарському обороті.

Слід зауважити, що така позиція набула поширення і у судовій практиці. Зокрема з цього приводу необхідно звернути увагу на оглядовий лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням конкуренційного законодавства» від 24 жовтня 2006 року № 01-8/2361.

Так, в одній із наведених як приклад справ судовою колегією Вищого господарського суду України було зроблено висновок про те, що відсутність реєстрації як торговельних марок позначень товарів (робіт та послуг) не є підставою для ненадання власнику пріоритетного за часом використання позначення захисту від недобросовісної конкуренції. Таким чином, в основу судового рішення було покладено висновок про те, що ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» забезпечує захист прав особи від недобросовісного використання чужих позначень, виходячи з принципу пріоритетного за часом використання відповідного позначення у господарській діяльності незалежно від того, чи було воно зареєстровано як торговельна марка.

Слід зазначити, що такий висновок повністю відповідає міжнародній практиці у сфері правового захисту від недобросовісного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг). Так, згідно з п. 2 ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, до якої Україна приєдналась 25 грудня 1991 року, об’єктами охорони у сфері промислової власності поряд з іншими об’єктами права інтелектуальної власності є товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції. При цьому згідно із п. п. 2, 3 ст. 10 — bis зазначеної Конвенції актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. При цьому відповідно до положень Конвенції підлягають забороні будь-які дії, здатні хоч би в який спосіб викликати змішування стосовно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента тощо.

Отже, в контексті зазначеного можна зробити висновок, що закріплений у ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» принцип, згідно з яким недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, має тлумачитися значно ширше, а його застосування не може обмежуватися лише захистом від недобросовісного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг), щодо яких установлено пріоритет через подання заявки про реєстрацію торговельної марки відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» або в інший спосіб, передбачений цим Законом.

У зв’язку із цим не можна вважати такою, що відповідає чесним звичаям у підприємницькій діяльності, досить поширену практику, коли суб’єкти господарювання позначають власні товари (роботи та послуги) позначеннями, тотожними або схожими до ступеня змішування з позначеннями, що вже використовуються іншими господарюючими суб’єктами без реєстрації як торговельна марка, та більше того, якщо відповідні позначення реєструються такими «кмітливими» господарюючими суб’єктами, як торговельна марка. ^[1]

Слід зазначити, що така практика суперечить не лише законодавству у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, а і положенням законодавства щодо правової охорони позначень товарів, робіт та послуг (торговельних марок).

Зокрема, положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» містять загальні приписи стосовно захисту від недобросовісного використання не лише чужих зареєстрованих знаків для товарів (робіт та послуг), а і незареєстрованих позначень товарів, які вже використовуються у господарському обороті.

З приводу цього слід звернути увагу на зміст положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», де містяться загальні умови, за яких позначенню може бути надана правова охорона.

Такі умови перелічені у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Частина з них містить формальні вимоги до поданого на реєстрацію позначення, відповідність яким є необхідною для отримання правової охорони. Вони наведені в ч. 1 абзацах 2, 3, 4, 6, 7 ч. 2 ст. 6 цього Закону. Втім слід зауважити, що невідповідність зареєстрованого знаку саме зазначеним у вказаних нормах умовам не може бути покладена в основу обґрунтування позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва, оскільки невідповідність знаку саме цим умовам за своїм характером не може впливати на права особи, яка першою використала відповідне позначення.

Про порушення прав особи, яка першою використала позначення у господарському обороті, можна вести мову лише у разі невідповідності зареєстрованого іншою особою знаку умовам, зазначеним у абз. 5 ч. 2, частинах 3, 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Зокрема, згідно з указаними нормами свідоцтво може бути визнане недійсним, якщо торговельна марка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати: з фірмовими найменуваннями (комерційними найменуваннями), що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки про реєстрацію щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів, що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). ^[2]

Поряд із цим свідоцтво на торговельну марку може бути визнане недійсним, якщо торговельна марка відтворює: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецт­ва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). У таких випадках відповідні позначення охороняються як окремі об’єкти цивільних прав на підставі окремих норм ЦК України (ст. 489 щодо комерційних найменувань), норм законів України: «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; «Про охорону прав на промислові зразки»; «Про авторське право і суміжні права» тощо.

Серед умов, за яких позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка, а у разі реєстрації свідоцтво підлягає визнанню недійсним, окремо слід звернути увагу на умову, наведену у ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Відповідно до зазначеної норми не можуть бути зареєстровані позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні іншою особою, або із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. ^[3]

Водночас в абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть увести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Зі змісту цієї норми можна зробити висновок, що правова охорона не може бути надана позначенням, які є оманливими або такими, що можуть увести в оману, не тільки щодо зареєстрованих іншою особою позначень як торговельна марка, а й стосовно позначень товарів (робіт та послуг), які викори­стовуються іншою особою без реєстрації як торговельна марка в будь-яких формах, передбачених у частинах 3, 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Слід зауважити, що певною мірою визнання за особою, яка першою використала позначення, права заперечувати надання правової охорони позначенням, які є оманливими або такими, що можуть увести в оману щодо її позначення, має місце і в судовій практиці.

Зокрема, такий висновок знаходить підтвердження в Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 липня 2004 року № 04-5/1107. Так, за змістом п. 37 вказаних Рекомендацій використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони згідно з вимогами ч. 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Отже, наведені обставини дають можливість зробити висновок, що особа, яка першою почала використовувати позначення, може заперечувати проти надання правової охорони позначенням іншої особи та реєстрації їх як торговельної марки з підстав невідповідності його умовам надання правової охорони, зокрема, якщо таке позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка першою використала у господарському обороті відповідне позначення.

Водночас слід зауважити, що особа, яка першою використала у господарському обороті позначення, тотожне чи схоже, до якого було зареєстроване позначення на ім’я іншої особи, не позбавлена права звернутися до суду з вимогою про визнання відповідного свідоцтва недійсним. Таке право особи вбачається зі змісту ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Вказаною нормою передбачено підстави, за наявності яких будь-яке свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. Зокрема, серед таких підстав, що можуть бути використані у такому випадку, окремо зазначено невідповідність заре­єстрованого знака умовам надання правової охорони та видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, положення ч. 2 та ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» дають підстави визнавати недійсним будь-яке свідоцтво на торговельну марку, якщо вона на день подання заявки про її реєстрацію була оманливою або такою, що могла увести в оману щодо товару (роботи та послуги) іншої особи. Цим правом може скористатися як особа, що до дати подання відповідної заяви про реєстрацію використовувала зареєстровану торговельну марку для позначення своїх товарів (робіт і послуг), так і особа, яка використовувала незареєстроване позначення.

Слід окремо звернути увагу на те, що із прийняттям нового ЦК України до правового інституту індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт та послуг), що ними виробляються, законодавцем було введене поняття «право попереднього користувача на торговельну марку».

До набрання чинності новим ЦК України у праві інтелектуальної власності сфера застосування конструкції «права попереднього користувача» була значно вужчою. Така конструкція застосовувалася лише щодо правових відносин, які виникали у зв’язку із використанням винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

Конструкція «право попереднього користування на торговельну марку» стала новелою вітчизняного законодавства у сфері охорони торговельних марок. У зв’язку із цим постає питання про співвідношення права попереднього користувача із виключним правом інтелектуальної власності на торговельну марку, яке сьогодні дедалі більше привертає увагу.

Поняття «права попереднього користувача на торговельну марку» наводиться у ч. 1 ст. 500 ЦК України. За змістом цієї норми право попереднього користувача на торговельну марку полягає в тому, що особа, яка не є власником торговельної марки, має право на безоплатне використання чужої торговельної марки, якщо до дати подання іншою особою заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала відповідну торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання.

Згідно з цією нормою право попереднього користувача на торговельну марку визнається за особою за наявності зазначених у ч. 1 ст. 500 ЦК України умов, незалежно від того, що особа, якій належить право інтелектуальної власності на зареєстровану торговельну марку, має виключне право дозволяти та забороняти іншим особам використовувати таку торговельну марку.

Уведення у вітчизняне законодавство конструкції «право попереднього користувача на торговельну марку» було спрямоване на забезпечення інтересів добросовісного виробника, який до подання іншою особою заявки про реєстрацію торговельної марки або до встановлення пріоритету добросовісно використав позначення, яке було зареєстроване як торговельна марка іншою особою або здійснив значну підготовку для такого використання. Проте застосування цієї конструкції відкрило можливість не лише для добросовісного, а й для недобросовісного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг).

Головною причиною для зловживання правом попереднього користувача є відсутність у новому ЦК України правових норм, які б дозволили чітко визначити зміст права попереднього користувача торговельною маркою, умови та межі його здійснення, а також унеможливлювали випадки зловживання цим правом з боку недобросовісних осіб.

Так, стосовно права попереднього користувача законодавцем було передбачено лише одну загальну норму (ст. 500 ЦК України). Однак поза увагою залишилося багато практичних ситуацій, які необхідно було б врегулювати законодавчо. Внаслідок цього при застосуванні цієї норми виникає ряд проблемних питань, на які не завжди можна дати однозначну відповідь.

Одне із таких питань полягає у тому, що за змістом ч. 1 ст. 500 ЦК України не можна визначити, чи за особою необхідно визнавати право попереднього користувача за умови використання нею чужого позначення, що є тотожним зареєстрованій іншою особою торговельній марці, чи таке право слід визнавати і за умови використання схожого позначення.

З приводу цього в юридичній літературі існує декілька підходів до тлумачення змісту ч. 1 ст. 500 ЦК України. Перший підхід полягає у тому, що передбачене у ч. 1 ст. 500 ЦК України право попереднього користувача має поширюватися не тільки щодо використання тотожних позначень, а і схожих позначень, які можна переплутати. Такий підхід обґрунтовується тим, що згідно із ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» знак для товарів та послуг вважається використаним, коли його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака [1].

Другий підхід полягає у більш вузькому тлумаченні змісту ч. 1 ст. 500 ЦК України, згідно з яким право попереднього користувача може застосовуватися тільки щодо тотожних позначень, зареєстрованих як торговельна марка [2].

Водночас на користь аргументів щодо звуження змісту права попереднього користувача до використання тільки тотожних позначень товарів (робіт та послуг) можна віднести й необхідність дотримуватися прийнятої у відповідній сфері юридичної термінології, де кожний термін має чітко визначений нормативним актом зміст.

З огляду на такі міркування більш переконливим є висновок, що саме вузький зміст законодавець прагнув укласти в поняття «права попереднього користувача на торговельну марку». Адже в редакції норми ч. 1 ст. 500 ЦК України законодавцем використано термін «торговельна марка», під яким розуміється виключно зареєстроване позначення товарів (робіт та послуг). При цьому у вказаній нормі не вживаються терміни, що використовуються законодавцем у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» для розширення дії його норм за межі відносин, які складаються у зв’язку із використанням тільки зареєстрованих позначень. Зокрема, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використовується не лише термін «зареєстрований знак для товарів та послуг», а і такі, як «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб», «тотожне та схоже до ступеня сплутування позначення знака для товарів та послуг». У такий спосіб законодавець, формулюючи зміст відповідних норм, свідомо вживає вказані терміни, щоб розширити дію окремих норм вказаного Закону до сфери відносин, які виникають щодо схожих позначень.

Таким чином, можна зробити висновок, що формулюючи поняття «права попереднього користувача на торговельну марку», законодавець навмисно вживає термін «торговельна марка» і цим зводить застосування права попереднього користувача тільки до використання тотожних позначень у зареєстрованій торговельній марці та виключає його застосовування щодо схожих позначень. Інакше, прагнучи розширити сферу застосування права попереднього користувача, законодавець вжив би слово­сполучення термінів «тотожне та схоже до ступеня сплутування позначення знака для товарів та послуг» або «тотожних та схожих позначень» тощо.

Можна припустити, що незастосування законодавцем у ч. 1 ст. 500 ЦК України зазначених термінів є наслідком недосконалої законотворчої техніки. У зв’язку із цим виникає питання, а чи можна вважати правильним подолання наслідків недосконалої законотворчої техніки через розширене тлумачення змісту ч. 1 ст. 500 ЦК України, якщо це фактично призведе до звуження обсягу виключних прав особи, якій належить право інтелектуальної власності на торговельну марку (власника свідоцтва на знак для товарів та послуг). Адже у такому разі фактично нехтується виключне право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Водночас слід зазначити, що вузьке тлумачення ч. 1 ст. 500 ЦК України може заперечуватися з посиланням на те, що це фактично призведе до обмеження прав попереднього користувача. У зв’язку із цим постає ще одне питання, чиї права треба обмежувати: права власника свідоцтва на торговельну марку чи права попереднього користувача?

Шлях до вирішення цього питання здається простим. Треба або взагалі відмовитися від права попереднього користувача, або внести зміни до ч. 1 ст. 500 ЦК України та доповнити її таким змістом, щоб у ньому прямо вбачалася наявність права попереднього користувача як щодо використання тотожних позначень, так і схожих із зареєстрованою іншою особою торговельною маркою.

Втім у такий спосіб вирішити це питання може тільки законодавець. Однак чекати, коли законодавець вирішить цю проблему, не є її розв’язанням. На сьогодні норма ч. 1 ст. 500 ЦК України є частиною чинного законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності і вимагає однакового застосування при визнанні за особою права попереднього користувача.

Тому при визначенні змісту поняття «право попереднього користувача на торговельну марку» не можна вдаватися лише до буквального чи розширеного тлумачення норми ч. 1 ст. 500 ЦК України. При з’ясуванні змісту та підстав набуття права попереднього користувача на торговельну марку необхідно враховувати також норми й інших нормативно-правових актів, які певним чином стосуються відносин, що складаються у зв’язку із використанням особою чужих позначень товарів (робіт та послуг).

За відправну точку можна взяти саме норму ч. 1 ст. 500 ЦК України. Так, згідно із вказаною нормою право попереднього користувача торговельною маркою іншої особи виникає у особи виключно за умови, якщо вона в інтересах своєї діяльності добросовісно використала чужу торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання іншою особою (власником права інтелектуальної власності на торговельну марку) заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати такого пріоритету.

За змістом вказаної норми, головною умовою визнання за особою права попереднього користувача торговельною маркою є добросовісне використання чужої торговельної марки у своїх інтересах або значна і серйозна підготовка для такого використання.

Слід звернути увагу на те, що у положеннях ч. 1 ст. 500 ЦК України лише у загальних рисах зазначається про добросовісне використання торговельної марки іншої особи або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання. Втім

у цій нормі не визначається, що треба розуміти під таким добросовісним використанням чужої торговельної марки та під значною і серйозною підготовкою для такого використання.

Виходячи зі змісту цієї норми, можна припустити, що для визнання за особою права попереднього користувача достатньо буде розробити лише малюнок (зображення позначення), який у подальшому буде використано для маркування своїх товарів (робіт та послуг). Добре, коли такий малюнок фактично буде створено до дати подання іншою особою (власником свідоцтва) заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати такого пріоритету. Не виключається й можливість того, що особа може розробити такий малюнок вже після дати подання іншою особою заявки на торговельну марку, проте, датувати його раніше, ніж це фактично було зроблено, і потім вимагати визнання за нею права попереднього користувача, посилаючись на зроблену значну та серйозну підготовку для використання відповідного позначення.

Тому, з’ясовуючи, що треба розуміти під «добросовісним використанням чужої торговельної марки та під значною і серйозною підготовкою для такого використання», не можна обмежуватись лише змістом ст. 500 ЦК України. У такому разі для визначення змісту цих термінів слід застосовувати норми й інших нормативно-правових актів, що стосуються відносин, які складаються з приводу використання чужих по­значень товарів (робіт та послуг).

Про один із таких нормативних актів уже зазначалося. Так, відповідно до змісту ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» заборонено використовувати без дозволу уповноваженої на те особи не тільки чужий зареєстрований знак для товарів та послуг (торговельної марки), а і будь-які інші позначення товарів (робіт та послуг), навіть ті, які ще не були зареєстровані як торговельна марка. Таким чином, використання особою позначень (робіт та послуг), що вже використовуються іншими особами, треба розцінювати як недобросовісна конкуренція. Це виключає добросовісність у використанні чужої торговельної марки (а також у значній і серйозній підготовці для такого використання), якщо таке позначення вже використовується іншою особою у господарській діяльності.

Таким чином, з одного боку, згідно із ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» особа не має права використовувати позначення товарів (робіт та послуг), які вже використовуються іншими особами (навіть якщо такі позначення ще не зареєстровані як торговельна марка), якщо це може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта. З іншого боку, згідно із ст. 500 ЦК України право попереднього користувача дозволяє використовувати чужі позначення товарів (робіт та послуг) без урахування того, що такі дії можуть розглядатися як недобросовісна конкуренція.

У зв’язку із цим постає проблема конкуренції норм ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ч. 1 ст. 500 ЦК України. Аналізуючи шляхи розв’язання цієї проблеми, повертаємось до того, що остаточно вирішити цю проблему під силу тільки законодавцеві. При цьому, виходячи з того, що норма ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» має бути узгоджена відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України, ми прийдемо до того, що майже завжди особа матиме право використовувати чужі незареєстровані позначення товарів (робіт та послуг), посилаючись на наявність у неї права попереднього користування. Втім, навряд чи такий підхід є правильним. Адже у такому разі піддається сумніву доцільність існування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а «недобросовісна конкуренція» може стати цілком «добросовісною».

Отже, вирішуючи цю проблему, необхідно враховувати норми ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Що стосується ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», то раніше вже зазначалося про її співвідношення з виключним правом на торговельну марку інтелектуальної власності. У зв’язку з цим зупинимось більш детально на розгляді ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

При цьому з’ясовуючи, що саме треба розуміти під використанням позначення у господарському обороті, необхідно зважати на зміст ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». У вказаній нормі наводиться поняття терміна «використання позначень товарів та послуг», яке можна було б використати у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» для відмежування недобросовісної конкуренції від добросовісної у разі використання чужих позначень товарів (робіт та послуг), які ще не були зареєстровані як торговельна марка і щодо яких не встановлювався пріоритет шляхом подання заявки про реєстрацію як торговельної марки. ^[4]

Водночас можна зазначити, що недосконалість законодавства у сфері охорони прав на торговельну марку та можливість двозначного тлумачення змісту деяких його норм, не можуть бути підставою для вільного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг). Зокрема, захист прав та інтересів осіб у разі використання позначень їх товарів (робіт та послуг) без їх дозволу іншими особами може відбуватися з урахуванням інших норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та по­слуг».

У зв’язку із цим слід звернути увагу на положення ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Зокрема, зазначеною нормою передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим законом: позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; а також позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці по­значення і знак можна сплутати.

Таким чином, за власником свідоцтва на знак для товарів та послуг визнається право забороняти іншим особам використовувати тотожне та схоже до зареєстрованого знака позначення, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та послуги.

Слід зазначити, що за змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» право власника свідоцтва забороняти іншим використовувати тотожне та схоже до зареєстрованого знака позначення стосується і осіб, які згідно з ч. 1 ст. 500 ЦК України мають право попереднього користувача на торговельну марку. Отже, можна припустити, що власник свідоцтва на знак для товарів та послуг, здійснюючи право, передбачене у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», може заборонити використовувати тотожне та схоже із зареєстрованим знаком позначення і особі, за якою згідно із ч. 1 ст. 500 ЦК України визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Наведене ще раз свідчить про неузгодженість права попереднього користувача на торговельну марку з нормами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Можна припустити, що введення права попереднього користувача на торговельну марку та збереження за власником свідоцтва на знак для товарів та послуг абсолютного права забороняти кожному використовувати тотожне та схоже із зареєстрованим знаком позначення є наслідком недосконалої законодавчої техніки. Проте виникає питання, яким чином треба співвідносити право власника свідоцтва, передбачене у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», та право попереднього користувача на торговельну марку.

Слід зазначити, що частково вирішення цього питання міститься в ч. 3 ст. 22 Конституції України, де передбачено, що при прийнятті нових законів (в нашому випадку таким законом є новий ЦК України) або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. З урахуванням цієї конституційної норми можна зробити висновок, що передбачене у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» право власника свідоцтва на знак для товарів та послуг забороняти кожному використовувати тотожне та схоже до зареєстрованого знаку позначення не може бути обмежене правом попереднього користувача на торговельну марку, якщо таке використання почалося до введення конструкції права попереднього користувача.

На підставі зазначеного можна зробити висновок про співвідношення передбаченого у ч. 1 ст. 500 ЦК України права попереднього користування на торговельну марку із правами, які надано особі згідно із ч. 5 ст. 16 та п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Зокрема, якщо особа на території України першою використала певне позначення для вирізнення своїх товарів (робіт та послуг), така особа має право згідно із ч. 1 ст. 500 ЦК України безоплатно використовувати таке позначення, навіть якщо воно буде зареєстроване як торговельна марка іншою особою. Водночас, якщо особа першою використала відповідне позначення, ніж особа, яка зареєструвала як торговельну марку тотожне або схоже позначення, вона згідно із п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» має право вимагати визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку іншої особи, якщо ця торговельна марка є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо її товару (роботи та послуги) та сама зареєструвати відповідне позначення товарів (робіт та послуг) як торговельну марку.

Якщо особа, яка вимагає визнання за нею права попереднього користувача, використала тотожне чи схоже позначення пізніше, ніж його використала особа, яка зареєструвала торговельну марку або отримала пріоритет, така особа не може мати права попереднього користувача.

Таким чином, враховуючи зроблені раніше висновки, можна констатувати, що право попереднього користування на торговельну марку іншої особи фактично може існувати у особи за умови, якщо вона першою використала у господарському обороті позначення, ніж особа, яка зареєструвала тотожне йому або схоже до нього позначення як торговельну марку.

Можливо, зроблений висновок може заперечуватися тим, що норма ч. 1 ст. 500 ЦК України має перевагу над нормами ч. 5 ст. 16 та п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а одночасне їх застосування вихолощуватиме зміст права попереднього користувача торговельною маркою. Втім з приводу таких заперечень слід звернути увагу на те, що законодавцем при введенні у законодавство поняття «право попереднього користувача торговельною маркою» не було обмежено дію положень ч. 5 ст. 16 та п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» стосовно осіб, які згідно із ч. 1 ст. 500 ЦК України мають право попереднього користувача торговельною маркою. Отже, є очевидним, що зазначені норми при вирішенні питання про право попереднього користувача повинні застосовуватися разом із ч. 1 ст. 500 ЦК України.

Поряд із цим можна зазначити, що залишення дії положень ч. 5 ст. 16 та п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» щодо осіб, які згідно із ч. 1 ст. 500 ЦК України мають право попереднього користувача торговельною маркою, є наслідком недосконалої законотворчої техніки.

Утім, навряд чи з таким твердженням можна погодитись, якщо розглядати це питання у контексті уніфікації законодавства України до міжнародного права у сфері охорони інтелектуальної власності. Зокрема, з цього приводу слід звернути увагу на положення Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, про які вже йшлося. Зважаючи на це, можна зробити висновок, що наслідком недосконалої законотворчої техніки є сама конструкція права попереднього користувача торговельною маркою.

Можливо, уводячи у законодавство право попереднього користувача торговельною маркою, законодавець мав на меті забезпечити правову охорону прав на використання позначень товарів (робіт та послуг) особами, які не реєструють їх як торговельну марку, та виключити випадки недобросовісних дій з реєстрації як власна торговельна марка чужих позначень товарів (робіт та послуг). Утім, як вбачається з наведеного, право попереднього користувача у такій конструкції не є дієвим правовим механізмом захисту прав особи на використовувані ним позначення товарів (робіт та послуг), які не були зареєстровані як торговельна марка.

У зв’язку із цим доцільніше було б забезпечувати правову охорону позначень, які не реєструються як торговельна марка, за прикладом правового інституту охорони комерційного найменування, який передбачено у гл. 43 ЦК України. Зокрема, в основу цього правового інституту покладено принцип недопущення однакових комерційних найменувань, які можуть ввести в оману споживачів щодо товарів (робіт та послуг) та правової охорони комерційного найменування з моменту першого його використання незалежно від подання заявки на його реєстрацію та незалежно від того, чи є воно частиною зареєстрованої торговельної марки (частини 2, 4 ст. 489 ЦК України). Такий підхід відповідатиме як положенням законів України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», так і положенням Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Література

1. Крижна В. М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України // Вісник господарського судочинства. — 2004. — №4. — С. 221.
2. Коментар до статті 500 ЦК України // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Ін Юре, 2004. — Ч. 1. — 692 с.
3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 черв. 1996 р. № 236/96-ВР.