АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности на изобретения

В. И. Ольшанченко
судья хозяйственного суда
Харьковской области

В рамках названия этой публикации рассматриваются особенности распоряжения имущественными правами на интеллектуальную собственность на примере изобретения.

Право лица, которое владеет патентом на изобретение, не допускать использования изобретения другими лицами называется исключительным правом. Содержание исключительных прав определяется ГК (ст. 464) и Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» от 15. 12. 1993 г. №3687-XII в редакции Закона Украины от 01. 06. 2000 года № 1771-ІІІ.

На практике предоставление исключительного права имеет две основные цели: обеспечить защиту от нарушений и создать возможность передавать или лицензировать право на изобретение (полностью или частично).

В патентном законодательстве существует два различных подхода, которые объясняют понятие использования патентных прав. Первый основывается на том, что законодательство содержит только понятие «использования изобретения» без дальнейшего его раскрытия. В этом случае значение данного понятия должно интерпретироваться органом, который применяет закон, в частности судом. Второй подход основан на том, что в законодательстве обусловлены охватываемые исключительным правом действия патентовладельца, которые считаются использованием изобретения. Когда говорят, что исключительное право охватывает действия, то это означает, что каждое из этих действий может рассматриваться как законное, если выполняется самим патентовладельцем или по его разрешению.

В соответствии с Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», патент на изобретение предоставляет его владельцу исключительное право использовать изобретение по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав владельцев других патентов.

В соответствии со ст. 28 этого Закона использованием изобретения признается:

- изготовление продукта с применением запатентованного изобретения, применения такого продукта, предложения для продажи, в том числе через Интернет, продажу, импорт (ввоз) и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого продукта в указанных целях;

- применение процесса, которое охраняется патентом, или предложение его для применения в Украине, если лицо, которое предлагает этот процесс, знает о том, что его применение запрещается без согласия владельца патента или, исходя из обстоятельств, это и так является очевидным.

Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, если при этом использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения или признак, эквивалентный ему.

Изготовить продукцию, которая содержит изобретение, охраняемое патентом, — означает воплотить изобретение на практике. Часто подобное действие называют производством, особенно в случаях, когда продукция изготавливается серийно, массово.

Одним из наиболее важных вопросов, связанных с изготовлением продукции, является вопрос: охватывает ли исключительное право изготовление только той продукции, которая описана в патенте, или также похожей продукции?

Этот вопрос имеет большой практический смысл, поскольку по запатентованному изобретению может существовать множество вариантов продукции, которая разрабатывается на его основе. Например, можно использовать не те материалы, которые отмечены в описании изобретения, можно изменить размеры изготавливаемого изделия. Кроме того, без нарушения его функций и характеристик можно немного изменить и конструкцию изделия.

Вопрос о том, в какой мере и в каких пределах исключительное право охватывает изготовление подобной продукции, является сложным, поскольку оценка объема охраны требует не только технической экспертизы, но и точной интерпретации пунктов формулы изобретения. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать формулу изобретения, описание и чертежи.

Часто на практике объем охраны определяется только тем, что заявлено в формуле изобретения, и больше ничем. Поэтому заявитель должен попытаться указать в формуле изобретения все возможные варианты его осуществления, чтобы защитить каждый из них.

В соответствии со ст. 462 ГК объем правовой охраны определяется формулой изобретения. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о целесообразности совершенствования действующего законодательства относительно определения объема правовой охраны объектов промышленной собственности. В частности необходимо четко определить в Гражданском кодексе Украины границы использования описания и чертежей для толкования формулы изобретения.

Нарушение исключительного права в процессе производства означает изготовление запатентованной продукции без разрешения патентовладельца. Способ производства и количество произведенной продукции не имеет значения, так же, как и страна (город, регион), где осуществлено производство.

Патентное право одной страны не имеет юридического действия в другой стране. Неважно, изготовлена ли продукция согласно патентному закону зарубежной страны или в обход его. Имеет смысл только то, является ли продукция запатентованной или содержит ли она изобретение, которое в стране-импортере охраняется патентом, выданным патентным ведомством этой страны.

Взаимоотношения в процессе использования изобретения, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними (договор о порядке пользования правами интеллектуальной собственности). При отсутствии такого соглашения каждый владелец патента может использовать изобретение по своему усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование изобретения и передавать право собственности на изобретение иному лицу без согласия других владельцев патента. Патентовладелец имеет право запрещать другим лицам использовать изобретение.

Распоряжение имущественными правами ИС осуществляется на основании следующих договоров (ст. 1107 ГК):

Лицензии на использование объекта права ИС (односторонняя сделка).

Лицензионного договора. Владелец патента может дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование изобретения на основании лицензионного договора. При этом лицензионный договор считается действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.

Договора о создании по заказу и использовании объекта права ИС (аналогичен договору подряда). По договору о создании по заказу и использовании объекта права ИС одна сторона (создатель — писатель, художник и т. п.) обязуется создать объект права интеллектуальной собственности согласно требованиям другой стороны (заказчика) и в установленный срок. Оригинал произведения изобразительного искусства, созданного по заказу, переходит в собственность заказчика. При этом имущественные права ИС на это произведение остаются за его автором, если иное не установлено договором.

Договора о передаче исключительных имущественных прав ИС. Владелец патента может передавать на основании договора исключительные имущественные права на объект ИС любому лицу, которое становится правопреемником владельца патента. При этом договор о передаче исключительных имущественных прав на объект ИС считается действительным для сторон, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами. Договоры о передаче исключительных имущественных прав на объект ИС вступают в силу относительно любого другого лица только после их регистрации в Департаменте интеллектуальной собственности.

Другого договора о распоряжении имущественными правами ИС. Например, договор на отчуждение имущественных прав (всех или части) (авторский договор), договор на создание и передачу произведения (договор заказа), договор о передаче имущественных прав на использование произведения (авторский лицензионный договор), договор об издании или переиздании произведения в оригинале (издательский договор), договор о публичном использовании произведения (постановочный договор), договор об использовании произведения в кино или телефильмах, радио или телепередачи (сценарный договор) и другие.

Договор о распоряжении имущественными правами ИС заключается в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы договора о распоряжении имущественными правами ИС такой договор является недействительным.

Основную массу договоров по распоряжению имущественными правами ИС составляют лицензионные договоры, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права ИС (лицензию) на условиях, определенных по взаимному соглашению сторон, с учетом требований законодательства.

По правовой природе он является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Основные виды лицензий:

1) простая (исключительная и неисключительная) — исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной такой лицензией, и выдачей им другим лицам лицензии на использование этого объекта в указанной сфере. Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере;

2) единичная — выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права ИС в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере);

3) сублицензия (зависит от основной, т. е. по согласию лицензиара, предоставленному в письменной форме, лицензиат может выдать письменное полномочие на использование объекта права ИС другому лицу. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором);

4) полная — лицензия, по которой передаются все права на определенный срок, но не более срока действия охранного документа;

5) сопутствующая — лицензия, входящая в состав контракта, например на поставку оборудования;

6) опционная (предварительная) — лицензия, которая заключается до заключения основного лицензионного договора;

7) чистая — является самостоятельным объектом договорных отношений (без ноу-хау);

8) возвратная (перекрестная) — выдается на зависимые патенты;

9) открытая — владелец патента, кроме патента на секретное изобретение или на секретную полезную модель, имеет право подать в Учреждение для официальной публикации заявление о готовности предоставления любому лицу разрешения на использование запатентованного изобретения (полезной модели). В этом случае годовой сбор за поддержание действия патента уменьшается на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления. Лицо, которое изъявило желание воспользоваться отмеченным разрешением, обязано заключить с владельцем патента договор о платежах. Споры, которые возникают во время выполнения этого договора, решаются в судебном порядке. Если ни одно лицо не заявила владельцу патента о своих намерениях относительно использования изобретения (полезной модели), он может подать в Учреждение письменное ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае годовой сбор за поддержание действия патента выплачивается в полном размере начиная с года, следующего за годом публикации такого ходатайства;

10) принудительная — которая выдается по решению Кабинета Министров, если патентовладелец не использует изобретение в течение трех лет сам и не дает разрешение на использование другим лицам без уважительных на то причин.

Особенным договором распоряжения имущественными правами ИС является договор коммерческой концессии, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования согласно ее требованиям комплексом принадлежащей этой стороне прав с целью изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) предоставления услуг.

Отличительной особенностью этого договора от лицензионного является то, что предметом договора коммерческой концессии является право на использование объектов права ИС (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн, коммерческого наименования и т. п.), коммерческого опыта и деловой репутации.

Сторонами по договору могут быть только субъекты предпринимательской деятельности. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность (ничтожность).

Для сторон договор является действительным с момента его заключения, а для третьих лиц — с момента государственной регистрации органом, который осуществил госрегистрацию правообладателя. А если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, то органом, который осуществил государственную регистрацию пользователя.

Обязанность осуществить госрегистрацию лежит на правообладателе, поскольку, если он не зарегистрирует договор коммерческой концессии, то он не сможет ссылаться на него в случае предъявления претензий третьими лицами.

Наглядным примером договора коммерческой концессии является сеть ресторанов быстрого питания Мак Дональдс. (Кока-кола не является таким примером, так как она не передает опыт приготовления напитка, который является ноу-хау этой компании).

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю в связи с несоответствием качества товаров (работ, услуг), проданных (выполненных, предоставленных) пользователем.

По требованиям, предъявляемым к пользователю как производителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.

Право распоряжения имущественными правами на объекты ИС может быть ограничено. Одним из таких видов ограничений является принудительная лицензия.

К ограничению прав патентовладельца можно отнести также и действия, которые не признаются нарушением прав (ст. 31 Закона, ст. 470 ГК).

Любое лицо, которое к дате предоставления в Учреждение заявки или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало в Украине технологическое (техническое) решение, тождественное заявленному изобретению, осуществила ли значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на неоплачиваемое продолжение этого использования или на использование изобретения, как это предусматривалось отмеченной подготовкой (право предыдущего пользования).

Право предыдущего пользования ограничивается тем объемом использования тождественного заявленному изобретению решения, каким оно было на дату предоставления заявки.

Право предыдущего пользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или той частью предприятия или деловой практики, в которых было использовано решение, тождественное заявленному изобретению, осуществлена ли значительная и серьезная подготовка для такого использования.

Серьезная подготовка означает, например, что уже установлены или заказаны станки для изготовления продукции. В любом случае серьезная подготовка предусматривает значительные расходы (капиталовложение).

В странах, где возможно восстановление патента после прекращения его действия вследствие неуплаты пошлины, в нормах патентных законов закреплено «право послепользования».

Это право возникает у лица, которое после отмены патента начало использовать изобретение или осуществило значительную и серьезную подготовку для этого. В большинстве стран право послепользования регулируется так же, как и право предыдущего пользования. Иногда оно предоставляется на платной основе.

К тому же не признается нарушением прав, которые вытекают из патента, использование запатентованного изобретения:

- в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, которое временно или случайно пребывает в водах, воздушном пространстве или на территории Украины, при условии, что изобретение используется исключительно для потребностей отмеченного средства;

- без коммерческой цели;

- с научной целью или в порядке эксперимента;

- при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия и тому подобное) с сообщением владельцу патента сразу же, как это станет практически возможным и выплатой ему соответствующей компенсации.

Не признается нарушением прав, которые вытекают из патента, введение в хозяйственное обращение изготовленного с применением запатентованного изобретения продукта любым лицом, которое приобрело его без нарушения прав владельца (исчерпание прав).

Продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения, считается приобретенным без нарушения прав владельца патента, если этот продукт был изготовлен и (или) после изготовления введенный в обращение владельцем патента или другим лицом по его специальному разрешению (лицензией).

Кроме того, не признается нарушением прав, которые вытекают из патента, использование с коммерческой целью изобретения любым лицом, которое приобрело продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения, и не могло знать, что этот продукт был изготовлен или введен в обращение с нарушением прав, которые предоставляются патентом.

Однако после получения соответствующего сообщения владельца прав лицо должно прекратить использование продукта или выплатить владельцу прав соответствующие средства, размер которых устанавливается в соответствии с законами или по согласованию сторон. Споры относительно этих расчетов и порядка их выплаты разрешаются в судебном порядке.